案例

　　2000年10月11日，國家知識産權局專利復審委員會作出第2744號無效宣告請求審查決定，涉及名稱為“單氯代鄰二甲苯的制備方法”的92104637．5號發明專利，其申請日為1992年6月17日，授權公告日為1996年11月20日。

　　該專利授權公告的權利要求書如下：

　　“1．一種單氯代鄰二甲苯的制備方法，是採用鄰二甲苯為原料，其特徵在於以路易士酸、碘或鐵為催化劑，用量為鄰二甲苯的0．001％～1％，反應温度為－20℃50℃，無需溶劑，以氯氣直接氯代。

　　2．如權利要求1所述的制備方法，其特徵在於催化劑路易士酸為三氯化鐵、三氯化鋁、三氯化銻、四氯化錫。”

　　2000年2月24日，請求人針對該專利權向專利復審委員會提出無效宣告請求，認為該專利已經為申請日前公開的美國專利US4190609（1980年2月26日公告）及US4166075（1979年8月28日公告）所記載，因此不具有新穎性和創造性。

　　針對該無效宣告請求，專利權人（下稱被請求人）於2000年4月3日提交了意見陳述，指出：（1）上述兩個專利都使用了除主催化劑之外的輔催化劑，而本專利無需使用這類輔催化劑；（2） 3－氯代鄰二甲苯在某些場合是更有價值的産品，用噻蒽提高4－氯代鄰二甲苯選擇性在實用上無太大意義；（3）本專利不使用外加溶劑，而上述美國專利均需使用外加溶劑。因此，本專利與上述現有技術相比更為先進。

　　對於被請求人的上述意見，請求人進一步指出：加入輔催化劑的目的是提高産品的選擇性，因為4－氯代鄰二甲苯的市場用量遠比3－氯代鄰二甲苯的大，因此，這一區别技術特徵不能給本專利帶來創造性。

　　2000年9月28日，在專利復審委員會對本案舉行的口頭審理中，請求人指定US4190609（下稱對比文件1）作為判斷該專利權利要求新穎性和創造性的依據，並且提出：對比文件1的實施例2c公開了權利要求1及2中的部分技術方案，同時對比文件1對本專利權利要求1及2中的其他技術方案也給出了明確的教導，因此，權利要求1和2不具備新穎性和創造性。

　　基於上述事實和理由，合議組作出如下決定：

　　對比文件1涉及一種二甲苯（尤其是鄰二甲苯）的直接氯代方法，該類反應是在路易士酸催化劑和噻蒽化合物或其混合物助催化劑的存在下使二甲苯和氯氣反應，所述的噻蒽助催化劑有利於4－氯代鄰二甲苯的生成；常用的催化劑有銻、鉛、鐵、鉬、鋁，包括其鹵化物和生成這些物質的單質及其化合物，最常用的是以AlCl3、SbCl3和FeCl3為例的氯化物。催化劑和助催化劑的總量大約為二甲苯重量的0．01％2．0％；反應温度一般約為－20℃110℃，常用温度為0℃70℃；通常反應是在無溶劑參與的情况下進行的；在該對比文獻中同時給出了實施例2c，該實施例中没有使用噻蒽助催化劑。將本專利權利要求書與該對比文件對比如下：

　　（1）對比後可以看出，雖然對比文件1的發明目的是為了提高4－氯代鄰二甲苯的産率，併為此加入了噻蒽類助催化劑。但本領域技術人員在閲讀了該對比文件中公開的實施例2c後可以確認，在對3－位和4－位氯代産物的比率没有特殊要求的情况下，可以不使用噻蒽類助催化劑。也就是説，相對於實施例2c而言，其發明目的與本專利完全相同。具體就技術方案而言，權利要求1實際上包括對應於路易士酸、碘和鐵三類催化劑的三個併列的技術方案。經過上述對比可以確認，權利要求1中以路易士酸為催化劑的技術方案已經完全為對比文件1的實施例2c所公開，效果也基本相同。鑒於對比文件1的實施例2c在發明目的、技術方案及效果上與該專利權利要求1相同，故權利要求1相對於該現有技術不具備新穎性。同様，權利要求2中使用三氯化鐵作為催化劑所對應的技術方案也不具備新穎性。

　　（2）經過上述對比還可以看出，權利要求1與對比文件1的實施例2c相比具有新穎性的那部分技術方案，與上述實施例2c的區别在於使用了鐵及碘作為催化劑。但在閲讀了對比文件1全文後可以得知，該現有技術明確教導：在二甲苯的單氯代反應中可以使用路易士酸催化劑，或者是在氯化條件下可以形成或起到路易士酸作用的元素或化合物，優選銻、鉛、鐵、鉬和鋁的鹵化物等及這些元素的單質，最優選三氯化鋁、三氯化鐵、三氯化銻等；該對比文件所引用的現有技術中亦明確記載，在該類反應中可以使用鐵、碘作為催化劑；且該對比文件的實施例中分别使用了鐵、三氯化鐵和五氯化銻作為催化劑，由此可知，為解決相同技術問題，本領域技術人員依據對比文件1實施例2c公開的具體技術方案，結合該對比文件中上述一般性教導就可以容易地得到本專利權利要求1中使用鐵及碘作為催化劑的技術方案，並且，該技術方案也未能取得預料不到的技術效果，因此，本專利的權利要求1不具備創造性。同様，權利要求2相對於對比文件1所公開的技術内容也不具備創造性。

　　案例評析

　　在評價一項權利要求的創造性時，所確定的最接近的現有技術應當是一個具體的技術方案。在一篇對比文件中，通常包括一般性的教導和多個技術方案，僅有一個技術方案的對比文件是不多見的，因此，從嚴格意義上講，在以多個對比文件的結合方式來評價一項權利要求的創造性時，實際上是多個對比文件中分别記載的不同的技術方案的結合。

　　在採用一篇對比文件所記載的技術方案來評價權利要求的創造性時，又往往包括以下兩種情况：（1）對比文件中所記載的多個技術方案的結合，或者多個技術方案和公知常識的結合；（2）對比文件中所記載的一個技術方案和公知常識的結合。
　
　　具體就本案而言，本專利權利要求1所要求保護的是一種單氯代鄰二甲苯的制備方法，其中所使用的催化劑為路易士酸、碘或鐵，由此可知，權利要求1實際上包括了三個併列的技術方案，因此，在評價權利要求1的新穎性和創造性時，應將上述三個技術方案分别與現有技術進行對比分析。經過對比分析後，首先，第2744號無效宣告請求審查決定認定催化劑採用路易士酸的技術方案相對於對比文件1的實施例2c不具有新穎性；對於權利要求1中催化劑採用鐵或碘的技術方案，由於對比文件1教導了在二甲苯的單氯代反應中，可以使用在氯化條件下可形成或起到路易士酸作用的元素或化合物（如鐵的鹵化物或其單質），對比文件1的背景技術中也給出了在該類反應中可以使用鐵、碘作為催化劑的教導，並且對比文件1中也有使用鐵作為催化劑的實施例，因此，本案將上述一般性教導與實施例2c的具體技術方案相結合，最終認定權利要求1採用鐵或碘作為催化劑的技術方案不具有創造性。（李廣峰）